「澎漁宴」餐廳、「心里有墅」建案、「打耳蚊」電蚊拍…這些創意十足的「諧音梗」,總能使消費者留下深刻的印象,加強消費者購買商品或服務的意願,也因此成為常見的商標申請註冊類型。
商標最重要的功能在於使商品或服務之相關消費者得認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別,故註冊商標須以具備識別性為前提。又商標一經註冊後,商標權人於指定之商品或服務內即取得一定的排他權,若某一標識實為競爭同業用以描述商品或服務之性質或功能所必要,也無法取得商標識別性。因此,商標是否具有識別性,須綜合商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形,以及申請人使用方式與實際交易情況而定。
依智慧財產局頒布之《商標識別性審查基準》(以下稱「審查基準」)第4.1.1點,諧音文字若能予消費者新奇獨特的印象,使該諧音文字於原有的說明意涵外,產生指示及區別商品或服務來源的功能者,則具有識別性。然而,由於諧音梗常取自數字、成語、流行用語或知名人物姓名,縱以諧音的方式呈現,其具體意涵若仍為描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性,或為宣傳用之標語,即可能存有其他不具識別性或不予註冊事由,成為取得註冊的阻礙。以下統整常見的核駁類型,業者擬以諧音梗申請註冊商標之前,即可先進行初步評估。

諧音數字:
按審查基準第4.3點規定,單純數字在一般交易習慣上多應用於表示商品的生產日期、大小、數量、年份或型號等資訊,消費者通常不會將之作為指示及區別來源的標識,然若經圖形化設計、或具有暗示所指定商品或服務本身或其品質、功用或其他特性的含義,使其脫離單純的數字意義,則具有識別性,如「566」為「烏溜溜」之諧音,指定使用於洗髮粉、洗髮精商品,具有洗後頭髮的烏黑滑順的暗示性含義,則具有識別性。
然而,智慧局認定本件商標「59黏」為文字及數字之組合,其中之數字「59」為「有夠」之閩南語諧音,為時下流行用語,為強調及意欲之用語,本件商標所呈現之意涵即為「有夠黏」,對於消費者而言僅為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明,故不具有識別性而不得註冊。

諧音文字仍具有說明商品或服務性質、功能、用途:
按審查基準第4.11.2點規定,國人習用的成語僅表達既定的概念,消費者通常不會立即將其視為指示來源的標識,然若以隱含譬喻方式間接說明商品或服務的相關特性,則仍然具有識別性。
申請人主張本件商標為「量身訂做」之諧音,含有「以客為尊」之意涵,然智慧局認為本件商標之「良蔘」文字,實具有「品質優良人蔘」之意,且經網路查詢後亦發現不乏有競爭同業以「良蔘」作為高麗蔘等級名稱之一(天、地、良、切品級中之「良」級之人蔘),又「訂作」則有「預訂製作」之意,本件商標僅為標榜所指定商品以含有品質良好之人蔘成分或原料所製作,為所指定商品之品質、原料或相關特性之說明,「良蔘」又為同業競爭者所必須使用,故有違商標法第29條第1項第1款規定而不得註冊。

諧音文字作為標語使用:
按審查基準第4.11.1點規定,標語多用以傳達商品或服務的相關資訊,或僅具有自我標榜的意涵,或單純作為宣傳之用,除非申請人可提出證明商標具有後天識別性之證據資料,否則應以商標法第29條第1項第1款或第3款予以核駁。
本件商標「婚逃賣卵蛋」為「菸蒂別亂丟」之台語諧音,智慧局認定僅為台式改善環境之標語,不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之來源,屬不具識別性之標識,申請人亦無法提出已取得識別性之具體事證,故無法予以註冊。

諧音文字涉及著名之姓名:
按商標法第30條第1項第13款規定「商標有下列情形之一,不得註冊:有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、稱號者。但經其同意申請註冊者,不在此限」,此一不予註冊事由乃為保護自然人的人格權,且以申請時該姓名、藝名已達著名為限。本件商標「鍋台銘」與台灣知名企業家「郭台銘」先生相較,不僅二者讀音相同,且文字僅「鍋」、「郭」之些微差異,郭台銘先生已為國內具高知名度之公眾人物,智慧局認為本件商標易與郭台銘先生產生聯想,於未經其同意下無法取得註冊。
申請人實曾於陳述意見時主張智慧局向來已核准過數筆以著名人名轉化為諧音文字之商標,包括註冊第01576657號「樟中魔」(企業家「張忠謀」之諧音)、註冊第01237701號「週潔輪」商標(藝人「周杰倫」之諧音)、註冊第01985063號「鍋富城」(藝人「郭富城」之諧音)等。然而,智慧局認定上述案例「字型及字義跟實際人名差距甚大,消費者不會將其與本人產生聯想,與本案案情迥異」,惟若以註冊第01985063號「鍋富城」為例,與本件商標「鍋台銘」均僅將「郭」替換為「鍋」,智慧局就以知名姓名轉化諧音文字之商標審查或有趨於嚴格的趨勢,亦值留意。